(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0162),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0088/2013),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013(1),

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),

–  visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0032/2014),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 42. (2) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea , in particolare l’articolo 114, paragrafo 1, [Em. 1]

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),

considerando quanto segue:

(1)  È necessario apportare una serie di modifiche alla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3). A fini di chiarezza è opportuno procedere alla rifusione di tale direttiva.

(2)  La direttiva 2008/95/CE ha armonizzato disposizioni fondamentali del diritto sostanziale riguardante i marchi d'impresa che, all'epoca della sua adozione, erano considerate tali da incidere nel modo più diretto sul funzionamento del mercato interno, ostacolando la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione.

(3)  La protezione del marchio offerta negli Stati membri coesiste con la tutela disponibile a livello dell'Unione tramite il marchio comunitario che conferisce diritti di proprietà intellettuale di carattere unitario validi in tutta l'Unione a norma del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio(4). La coesistenza dei sistemi dei marchi a livello nazionale e al livello di Unione costituisce di fatto una pietra angolare dell'impostazione dell'Unione in materia di tutela della proprietà intellettuale.

(4)  A seguito della comunicazione della Commissione, del 16 luglio 2008, sulla strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale(5), la Commissione ha svolto un'ampia valutazione del funzionamento globale del sistema dei marchi in Europa, prendendo in esame sia il livello dell'Unione che quello nazionale e le reciproche interrelazioni.

(5)  Nelle sue conclusioni del 25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema dei marchi nell’Unione europea(6), il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 207/2009 e della direttiva 2008/95/CE. In questo contesto è necessario che la direttiva sia rivista anche per essere resa più coerente con il regolamento (CE) n. 207/2009 in modo da ridurre gli elementi di divergenza nell’ambito del sistema dei marchi in Europa nel suo complesso, mantenendo nel contempo la protezione dei marchi a livello nazionale come opzione attraente per i richiedenti. In tale contesto, andrebbe garantita la relazione complementare fra il sistema dei marchi dell’Unione europea e i sistemi nazionali. [Em. 2]

(6)  Nella comunicazione "Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale" del 24 maggio 2011(7), la Commissione è giunta alla conclusione che, al fine di rispondere alle richieste crescenti delle parti interessate di sistemi di registrazione dei marchi più rapidi, di qualità più elevata, più razionali e che siano più uniformi, di facile uso, accessibili pubblicamente e tecnologicamente aggiornati, occorre modernizzare il sistema dei marchi nell'Unione nel suo complesso e adattarlo all'era di internet.

(7)  Dalle consultazioni e valutazioni svolte ai fini della presente direttiva è emerso che, malgrado la precedente parziale armonizzazione delle legislazioni nazionali, il contesto operativo europeo per le imprese resta molto eterogeneo, il che limita l'accessibilità alla protezione del marchio in generale, e ha quindi un effetto negativo sulla competitività e la crescita.

(8)  Al fine di perseguire l'obiettivo di promuovere e creare un mercato unico ben funzionante e per facilitare l'acquisizione e la protezione dei marchi nell'Unione, è pertanto necessario andare al di là del ravvicinamento limitato realizzato dalla direttiva 2008/95/CE ed estendere il ravvicinamento a tutti gli aspetti del diritto sostanziale dei marchi protetti mediante la registrazione di cui al regolamento (CE) n. 207/2009.

(9)  Perché le registrazioni dei marchi siano più facili da ottenere e da gestire in tutta l'Unione, è essenziale ravvicinare non solo le disposizioni di diritto sostanziale, ma anche le norme procedurali. Pertanto, occorre allineare le principali norme procedurali degli Stati membri e del sistema del marchio dell'Unione europea, comprese quelle che, se divergenti, causano gravi problemi per il funzionamento del mercato interno. Per quanto riguarda le procedure del diritto nazionale, è sufficiente stabilire principi generali, lasciando agli Stati membri la facoltà di stabilire norme più specifiche.

(10)  È di fondamentale importanza garantire che i marchi d'impresa registrati abbiano la stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, e che la protezione dei marchi a livello nazionale sia la stessa accordata dal marchio europeo dell’Unione europea. In linea con l'ampia protezione riconosciuta ai marchi europei dell’Unione europea che abbiano acquisito una notorietà nell'Unione, occorre garantire un'ampia tutela a livello nazionale anche a tutti i marchi d'impresa registrati che abbiano acquisito una notorietà nello Stato membro interessato. [Em. 3. Tale modifica si applica all'intero testo]

(11)  La presente direttiva non dovrebbe privare gli Stati membri del diritto di continuare a tutelare i marchi d'impresa acquisiti attraverso l'uso, ma dovrebbe disciplinare detti marchi solo per ciò che attiene ai loro rapporti con i marchi d'impresa acquisiti attraverso la registrazione.

(12)  La realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio d'impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni.

(13)  A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio d'impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Per raggiungere gli obiettivi del sistema di registrazione dei marchi d'impresa, vale a dire garantire la certezza del diritto e un'amministrazione solida, è altresì essenziale prescrivere che il segno sia suscettibile di essere rappresentato nel registro in un modo che consenta di identificare con precisione l'oggetto della protezione chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, durevole e oggettivo. È pertanto opportuno consentire che un segno sia rappresentato in qualsiasi forma appropriata, e quindi non necessariamente in forma grafica, a condizione che la rappresentazione utilizzi una tecnologia generalmente disponibile e offra sufficienti garanzie in tal senso. [Em. 4]

(14)  Inoltre, gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità dovuti al marchio d'impresa stesso, compresa l'assenza di carattere distintivo, ovvero inerenti ai conflitti tra il marchio d'impresa e i diritti anteriori dovrebbero essere enumerati esaurientemente, anche se per alcuni di essi il recepimento resta facoltativo da parte degli Stati membri, i quali possono quindi mantenerli o introdurli nelle rispettive legislazioni.

(15)  Al fine di garantire che il livello di protezione accordato alle indicazioni geografiche da altri strumenti del diritto dell'Unione sia applicato in modo uniforme e completo nell'esame degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione in tutta l'Unione, è indispensabile che in relazione alle indicazioni geografiche la presente direttiva includa le stesse disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009.

(16)  La tutela che è accordata dal marchio d'impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio d'impresa dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il marchio d'impresa e il segno, nonché tra i prodotti o servizi. La tutela dovrebbe essere accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio d'impresa e il segno e tra i prodotti o servizi. È indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio d'impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio d'impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio d'impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, dovrebbe costituire la condizione specifica della tutela. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme procedurali nazionali alle quali spetta disciplinare i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio di confusione, e in particolare l'onere della prova.

(17)  Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto del principio di priorità, secondo il quale il marchio registrato anteriormente prevale su marchi registrati posteriormente, è necessario stabilire che l'esercizio dei diritti conferiti da un marchio d'impresa non deve pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio. Questa disposizione è conforme all'articolo 16, paragrafo 1, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 15 aprile 1994 (di seguito "Accordo TRIPS")(8).

(18)  Occorre prevedere che la contraffazione di un marchio possa essere dichiarata soltanto se si accerta che il marchio o segno in questione è utilizzato nel commercio per contraddistinguere i prodotti o i servizi in base alla loro origine commerciale. È opportuno che gli utilizzi per altri scopi siano soggetti alle disposizioni del diritto nazionale.

(19)  Al fine di garantire la certezza del diritto e la chiarezza, è necessario specificare che non solo in caso di somiglianza, ma anche nel caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici occorre concedere la protezione ad un marchio d'impresa solo se e nella misura in cui risulti compromessa la funzione principale del marchio, che è quella di garantire l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi. [Em. 5]

(20)  Occorre che sia considerato contraffazione di un marchio d'impresa anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile purché l'uso serva a contraddistinguere i prodotti o i servizi sulla base della loro origine commerciale.

(21)  Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della normativa dell'Unione in materia, è opportuno che il titolare di un marchio d'impresa abbia il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno in una pubblicità comparativa, quando tale pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(9).

(22)  Al fine di rafforzare la protezione dei marchi d’impresa e lottare più efficacemente contro la contraffazione, e fatte salve le norme dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT sulla libertà di transito, il titolare di un marchio registrato dovrebbe avere il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nel territorio doganale dello Stato membro senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti. Ciò dovrebbe avvenire senza pregiudicare il regolare transito dei farmaci generici, conformemente agli obblighi internazionali dell’Unione europea, in particolare quelli contenuti nella "Dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica" adottata alla Conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001. [Em. 55]

(22 bis)  Il titolare di un marchio dovrebbe avere il diritto di intraprendere adeguate azioni legali, compreso tra l'altro il diritto di chiedere alle autorità doganali nazionali di intervenire in relazione ai prodotti che si presume violino i diritti del titolare, come il blocco e la distruzione, ai sensi del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(10). Le autorità doganali dovrebbero espletare le procedure pertinenti stabilite dal regolamento (UE) n. 608/2013, su richiesta di un titolare di diritti e sulla base dei criteri di analisi del rischio. [Em. 7]

(22 ter)  L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 prevede che il titolare del diritto sia responsabile dei danni nei confronti del titolare dei prodotti qualora, tra l'altro, risulti in seguito che i prodotti in questione non hanno violato un diritto di proprietà intellettuale. [Em. 8]

(22 quater)  Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate al fine di garantire il transito regolare dei farmaci generici. Pertanto, il titolare di un marchio non dovrebbe avere il diritto di vietare a terzi di immettere prodotti, nel contesto di un'attività commerciale, nel territorio doganale dello Stato membro sulla base di somiglianze, apparenti o reali, fra la denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo dei farmaci e un marchio registrato. [Em. 9]

(23)  Al fine di impedire più efficacemente l'ingresso di prodotti contraffatti, in particolare nel contesto delle vendite via internet, consegnate in piccole spedizioni quali definite dal regolamento (UE) n. 608/2013, occorre che il titolare di un marchio validamente registrato abbia il diritto di vietare l'importazione di tali prodotti nell'Unione, quando lo speditore dei prodotti contraffatti è il solo ad agire a scopi commerciali in ambito commerciale. Qualora siano adottate tali misure, le persone fisiche o giuridiche che hanno ordinato i prodotti sono informate del motivo alla base delle misure come pure dei loro poteri legali nei confronti dello speditore. [Em. 10]

(24)  Al fine di consentire ai titolari di marchi d'impresa registrati di lottare più efficacemente contro la contraffazione, occorre che essi abbiano il diritto di vietare l'apposizione di un marchio d'impresa contraffatto sui prodotti e taluni atti preparatori precedenti l'apposizione.

(25)  Occorre che i diritti esclusivi conferiti dal marchio d'impresa non permettano al titolare dello stesso di vietare l'uso di segni o indicazioni utilizzati in modo corretto e conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Al fine di creare condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi d'impresa, tenendo conto che ai nomi commerciali è di norma concessa una protezione illimitata rispetto a marchi d'impresa posteriori, è opportuno considerare che tale uso includa l'impiego del proprio nome. È necessario inoltre che esso includa l'impiego di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi in generale. Inoltre, occorre che il titolare non abbia il diritto di impedire un uso generale corretto e onesto del marchio per designare e menzionare prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare.

(26)  Discende dal principio della libera circolazione delle merci che il titolare di un marchio d'impresa non possa vietarne l'uso a terzi in relazione a prodotti che sono stati messi in circolazione nell'Unione con il marchio dal titolare stesso o con il suo consenso, salvo che il titolare abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione dei prodotti.

(27)  La certezza del diritto impone che il titolare di un marchio d'impresa anteriore, senza che i suoi interessi siano ingiustamente lesi, non possa più richiedere la nullità ovvero opporsi all'uso di un marchio d'impresa posteriore al proprio, qualora ne abbia coscientemente tollerato l'uso per un lungo periodo, tranne ove il marchio d'impresa posteriore sia stato richiesto in malafede.

(28)  Al fine di garantire la certezza del diritto e salvaguardare i diritti di marchio d'impresa legittimamente acquisiti, è opportuno e necessario stabilire, senza mettere in discussione il principio che il marchio posteriore non può essere opposto al marchio anteriore, che i titolari di marchi anteriori non devono essere legittimati ad impedire la registrazione o ad ottenere la nullità o ad opporsi all'uso di un marchio d'impresa posteriore quando il marchio d'impresa posteriore è stato acquisito in un momento in cui il marchio anteriore poteva essere dichiarato nullo o decaduto, per esempio perché non aveva ancora acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso, o quando il marchio anteriore non poteva essere opposto al marchio d'impresa posteriore in quanto le condizioni necessarie non erano applicabili, per esempio perché il marchio anteriore non aveva ancora acquisito notorietà.

(29)  I marchi d’impresa raggiungono la loro finalità di distinguere prodotti o servizi e di consentire ai consumatori di operare scelte informate solo quando sono effettivamente utilizzati sul mercato. Il requisito dell’uso è altresì necessario per ridurre il numero totale dei marchi d’impresa registrati e protetti nell’Unione, e di conseguenza il numero di conflitti che insorgono tra loro. È pertanto essenziale prescrivere che i marchi d’impresa registrati debbano essere effettivamente utilizzati in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali sono registrati o che, se non utilizzati entro 5 anni dalla data di registrazione, debbano poter decadere. [Em. 11]

(30)  Di conseguenza è opportuno che un marchio d'impresa registrato sia protetto solo nella misura in cui sia effettivamente utilizzato e un marchio d'impresa registrato anteriore non consenta al suo titolare di opporsi o ottenere la nullità di un marchio d'impresa posteriore se detto titolare non ha fatto un uso effettivo del suo marchio. Inoltre, è necessario che gli Stati membri prevedano che un marchio d'impresa non possa essere fatto valere con successo in un procedimento per contraffazione se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio o, in caso di azione presentata contro un diritto posteriore, se si è stabilita la dichiarabilità della decadenza del marchio al momento dell'acquisizione del diritto posteriore.

(31)  È opportuno prevedere che, quando la preesistenza di un marchio nazionale è stata fatta valere nei confronti di un marchio dell'Unione europea e il marchio nazionale è stato successivamente oggetto di rinuncia o di estinzione, la validità di tale marchio nazionale possa ancora essere contestata. È necessario che la contestazione sia limitata ai casi in cui il marchio nazionale avrebbe potuto essere dichiarato nullo o decaduto al momento in cui è stato cancellato dal registro.

(32)  Per motivi di coerenza e per facilitare lo sfruttamento commerciale dei marchi d'impresa nell'Unione, occorre che le norme applicabili ai marchi d'impresa come oggetti di proprietà siano allineate a quelle già in vigore per i marchi dell'Unione europea, e riguardino anche il trasferimento e la cessione, la concessione di licenze, i diritti reali, l'esecuzione forzata e le procedure di insolvenza.

(33)  I marchi collettivi si sono rivelati uno strumento utile per promuovere prodotti o servizi con specifiche proprietà comuni. È quindi opportuno sottoporre i marchi collettivi nazionali a norme simili a quelle applicabili ai marchi collettivi europei.

(34)  Per migliorare e agevolare l'accesso alla protezione del marchio d'impresa e per accrescere la certezza e la prevedibilità del diritto, occorre che la procedura per la registrazione dei marchi d'impresa negli Stati membri sia efficace e trasparente e segua regole analoghe a quelle applicabili ai marchi dell'Unione europea. Per realizzare un sistema dei marchi d'impresa uniforme ed equilibrato sia a livello nazionale che a livello dell'Unione, occorre che tutti gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri limitino l'esame d'ufficio dell'ammissibilità di una domanda di registrazione di un marchio d'impresa all'assenza degli impedimenti assoluti. Tuttavia occorre lasciare impregiudicato il diritto degli uffici di fornire su richiesta al richiedente ricerche relative a diritti anteriori, a puro scopo informativo e senza pregiudizio o effetto vincolante sulla successiva procedura di registrazione, compreso il procedimento di opposizione. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere se effettuare d'ufficio l'esame di rifiuto per impedimenti relativi. [Em. 12]

(35)  Al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda la portata dei diritti di marchio d'impresa e per agevolare l'accesso alla protezione del marchio, è necessario che la designazione e la classificazione dei prodotti e dei servizi coperti da una domanda di marchio rispettino le stesse norme in tutti gli Stati membri e siano allineate a quelle applicabili ai marchi dell'Unione europea. Al fine di consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare l'estensione della protezione del marchio d'impresa solo sulla base della domanda, occorre che la designazione dei prodotti e dei servizi sia sufficientemente chiara e precisa. È necessario che l'uso di termini generali sia interpretato come inclusivo solo di prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato letterale del termine.

(36)  Al fine di assicurare l'efficace protezione del marchio d'impresa, è indispensabile che gli Stati membri mettano a disposizione una procedura amministrativa di opposizione efficace, che consenta ai titolari di diritti di marchio d'impresa anteriori di opporsi alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa. Inoltre, al fine di offrire un mezzo efficace per dichiarare decaduti o nulli i marchi d'impresa, è indispensabile che gli Stati membri prevedano una procedura amministrativa per la dichiarazione di decadenza o nullità simile a quella applicabile ai marchi dell'Unione europea a livello di Unione.

(37)  Occorre che gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri cooperino tra loro e con l'Agenzia dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (di seguito "l'Agenzia") in tutti i campi della registrazione e dell'amministrazione dei marchi, al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti, come la creazione e l'aggiornamento di banche dati e portali comuni o connessi a fini di consultazione e ricerca. È indispensabile che gli uffici degli Stati membri e l'Agenzia cooperino inoltre in tutte le altre aree delle loro attività che siano rilevanti per la protezione dei marchi d'impresa nell'Unione.

(38)  La presente direttiva non dovrebbe escludere che siano applicate ai marchi d'impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi d'impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, sulla responsabilità civile o sulla tutela dei consumatori.

(39)  Tutti gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (di seguito "Convenzione di Parigi") e dell'Accordo TRIPS. È necessario che le disposizioni della presente direttiva siano in perfetta armonia con quelle della predetta convenzione e del predetto Accordo. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale convenzione e da tale Accordo. Ove necessario, è opportuno applicare l'articolo 351, secondo comma del trattato.

(40)  Occorre che l'obbligo di attuare la presente direttiva negli ordinamenti nazionali si limiti alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.

(41)  La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale della direttiva indicati nell'allegato I, parte B, della direttiva 2008/95/CE,

(41 bis)  Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(11) e ha espresso un parere il 11 luglio 2013(12), [Em. 13]

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica ai marchi d'impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)  "ufficio": l'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro o l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale al quale è affidata la registrazione dei marchi d'impresa;

b)  "Agenzia": l'Agenzia dell'Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli la proprietà intellettuale istituita in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 207/2009; [Em. 15. Tale modifica si applica all'intero testo]

c)  "registro": il registro dei marchi d'impresa tenuto da un ufficio.

c bis)  "marchi anteriori":

i)  i marchi d’impresa la cui domanda di registrazione sia anteriore alla domanda di registrazione del marchio d’impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi e che appartengano alle categorie seguenti:

—  i marchi dell’Unione europea;

—  i marchi d’impresa registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l’Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale;

—  i marchi d’impresa oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro;

ii)  i marchi dell'Unione europea che, conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009, rivendicano validamente l’anteriorità rispetto a un marchio d’impresa di cui al punto i), secondo e terzo trattino, anche ove quest’ultimo marchio sia stato oggetto di una rinuncia o si sia estinto;

iii)  le domande di marchi di impresa di cui ai punti i) e ii), sempre che siano registrati;

iv)  i marchi d’impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione o, se del caso, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda di marchio, sono “notoriamente conosciuti” nello Stato membro ai sensi dell’articolo 6 bis della convenzione di Parigi. [Em. 16]

c ter)  "marchio di garanzia o di certificazione": un marchio d’impresa così designato all’atto del deposito della domanda e idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione all’origine geografica, al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche di prodotti e servizi che non sono certificati; [Em. 17]

c quater)  "marchio collettivo": un marchio d’impresa così designato all’atto del deposito e idoneo a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese. [Em. 18]

Capo II

Il diritto in materia di marchio d'impresa

Sezione 1

Segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa

Articolo 3

Segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa

Possono costituire marchi tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i colori in quanto tali, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure suoni, a condizione che sia utilizzata una tecnologia generalmente disponibile e che tali segni siano adatti:

a)  a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e

b)  ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare esattamente l’oggetto della protezione garantita al titolare [Em. 19].

Sezione 2

Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità

Articolo 4

Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità assoluti

1.  Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

a)  i segni che non possono costituire un marchio d'impresa;

b)  i marchi d'impresa privi di carattere distintivo;

c)  i marchi d'impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

d)  i marchi d'impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;

e)  i segni costituiti esclusivamente:

i)  dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;

ii)  dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

iii)  dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

f)  i marchi d'impresa contrari all'ordine pubblico o al buon costume;

g)  i marchi d'impresa che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;

h)  i marchi d'impresa che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione o dichiarati nulli a norma dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale ( di seguito "convenzione di Parigi");

i)  i marchi d'impresa che sono esclusi dalla registrazione e che non possono più essere utilizzati conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;

j)  i marchi d’impresa esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione relativa alla protezione delle bevande spiritose, delle menzioni tradizionali per i vini e le specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte. [Em. 20]

j bis) i marchi che contengono o consistono in una denominazione varietale anteriore registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94(13) del Consiglio, del 27 luglio 1994, per lo stesso tipo di prodotto; [Em. 21]

2.  Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono:

a)  in Stati membri diversi da quelli in cui è stata depositata la domanda di registrazione;

b)  solo se il marchio d'impresa in una lingua straniera è tradotto o trascritto in una lingua o scrittura ufficiale degli Stati membri. [Em. 22]

3.  Il marchio d'impresa è suscettibile di essere dichiarato nullo se la domanda di registrazione è stata presentata dal richiedente in mala fede. Ogni Stato membro può anche disporre che tale marchio sia escluso dalla registrazione.

4.  Ogni Stato membro può prevedere che un marchio d'impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

a)  l'uso di tale marchio d'impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme del diritto in materia di marchio d'impresa dello Stato membro interessato o dell'Unione ;

b)  il marchio d'impresa contenga un segno di alto valore simbolico, e in particolare un simbolo religioso;

c)  il marchio d'impresa contenga simboli, emblemi e stemmi che siano diversi da quelli di cui all'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione.

5.  Un marchio d'impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o dopo la registrazione, o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Un marchio d’impresa non è dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di dichiarazione di nullità e a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. [Em. 23]

6.  Gli Stati membri possono disporre che  il paragrafo 5 sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione  e prima della registrazione stessa.

Articolo 5

Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi

1.  Un marchio d'impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:

a)  se il marchio d'impresa è identico a un marchio d'impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio d'impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio d'impresa anteriore è tutelato;

b)  se l'identità o la somiglianza di detto marchio d'impresa col marchio d'impresa anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi d'impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio d'impresa e il marchio d'impresa anteriore.

2.  Per "marchi d'impresa anteriori", ai sensi del paragrafo 1, si intendono:

a)  i marchi d'impresa la cui domanda di registrazione sia anteriore alla domanda di registrazione del marchio d'impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi e che appartengano alle categorie seguenti:

i)  i marchi europei ;

ii)  i marchi d'impresa registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale;

iii)  i marchi d'impresa oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro;

b)  i marchi ' europei che, conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009 rivendicano validamente l'anteriorità rispetto a un marchio d'impresa di cui ai punti ii) e iii) della lettera a), anche ove quest'ultimo marchio sia stato oggetto di una rinuncia o si sia estinto;

c)  le domande di marchi d'impresa di cui alle lettere a) e b), sempre che siano registrati;

d)  i marchi d'impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione o, se del caso, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda di marchio, sono "notoriamente conosciuti" nello Stato membro ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi. [Em. 24]

3.  Un marchio d'impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:

a)  se esso è identico o simile ad un marchio d'impresa anteriore indipendentemente dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali è richiesto o registrato siano identici, simili o non simili a quelli per cui è registrato il marchio d'impresa anteriore, quando il marchio d'impresa anteriore gode di notorietà in uno nello Stato membro in relazione al quale è richiesta la registrazione o in cui è registrato il marchio d’impresa o, nel caso di un marchio europeo dell’Unione europea, nell'Unione e l'uso del marchio d'impresa posteriore senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; [Em. 25]

b)  se l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda di registrazione a proprio nome senza l'autorizzazione del titolare, a meno che l'agente o rappresentante giustifichi il proprio modo di agire;

c)  se il marchio si presta a essere confuso con un marchio anteriore protetto al di fuori dell'Unione, a condizione che il marchio anteriore sia ancora in uso effettivo alla data di presentazione della domanda e il richiedente abbia agito in malafede;

d)  se il marchio è escluso dalla registrazione e non può continuare ad essere utilizzato a norma della normativa dell'Unione relativa alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. [Em. 26]

4.  Uno Stato membro può disporre che un marchio d'impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

a)  siano stati acquisiti diritti a un marchio d'impresa non registrato o a un altro segno utilizzato nel commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio d'impresa posteriore o, se del caso, prima della data di  priorità invocata a sostegno della data di domanda di registrazione del marchio d'impresa posteriore , e qualora questo marchio d'impresa non registrato o questo altro segno dia al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore ;

b)  sia possibile vietare l'uso del marchio d'impresa in base a un diritto anteriore diverso dai diritti di cui al paragrafo 2 e alla lettera a) del presente paragrafo, in particolare in base a:

i)  un diritto al nome;

ii)  un diritto all'immagine;

iii)  un diritto d'autore;

iv)  un diritto di proprietà industriale.

5.  Gli Stati membri possono permettere permettono che, in determinate circostanze, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione un marchio d'impresa o che esso, se registrato, non debba necessariamente essere dichiarato nullo ove il titolare del marchio d'impresa anteriore o di un diritto anteriore consenta alla registrazione del marchio d'impresa posteriore. [Em. 27]

6.  In deroga ai paragrafi da 1 a 5, uno Stato può prevedere che gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità applicabili in tale Stato anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE siano applicabili ai marchi d'impresa depositati anteriormente a quella data.

Articolo 6

Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio d'impresa

Quando rispetto ad un marchio europeo si invoca l'anteriorità di un marchio nazionale che sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, è possibile constatare a posteriori la nullità o la decadenza di detto marchio nazionale, a condizione che la nullità o la decadenza potessero essere dichiarate anche al momento in cui il marchio è stato oggetto di rinuncia o di estinzione. In tal caso l'anteriorità cessa di produrre i suoi effetti.

Articolo 7

Impedimenti alla registrazione e motivi di nullità soltanto per una parte dei prodotti o servizi

Se un impedimento alla registrazione o motivi di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio d'impresa è richiesto o registrato, l'impedimento alla registrazione o la nullità riguardano solo i prodotti o servizi di cui trattasi.

Articolo 8

Mancanza di carattere distintivo o di notorietà di un marchio d'impresa anteriore che preclude la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato

Un marchio d'impresa registrato non può essere dichiarato nullo sulla base di un marchio anteriore in nessuno dei casi seguenti:

a)  quando il marchio anteriore, dichiarabile nullo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) o d), non aveva acquisito un carattere distintivo conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, alla data di deposito o alla data di priorità del marchio registrato;

b)  quando la domanda di dichiarazione di nullità è basata sull'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e il marchio anteriore non aveva acquisito un carattere sufficientemente distintivo per poter sostenere l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), alla data di deposito o alla data di priorità del marchio registrato;

c)  quando la domanda di dichiarazione di nullità è basata sull’articolo 5, paragrafo 3, lettera a) e il marchio anteriore non godeva di notorietà ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera a) alla data di deposito o alla data di priorità del marchio registrato. [Em. 28]

Articolo 9

Preclusione di una dichiarazione di nullità per tolleranza

1.  Il titolare di un marchio d'impresa anteriore di cui all'articolo 5, paragrafi paragrafo 2 e e all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso in uno Stato membro di un marchio d'impresa posteriore registrato in quello Stato membro, di cui era a conoscenza, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio d'impresa posteriore sulla base del proprio marchio d'impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio d'impresa posteriore, salvo ove il marchio d'impresa posteriore sia stato domandato in malafede. [Em. 29]

2.  Ogni Stato membro può prevedere che il paragrafo 1 sia applicabile al titolare '' di qualsiasi altro diritto anteriore di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a) o b).

3.  Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente non può opporsi all'uso del diritto anteriore, benché detto diritto non possa più essere fatto valere contro il marchio d'impresa posteriore.

Sezione 3

Diritti conferiti e limitazioni

Articolo 10

Diritti conferiti dal marchio d'impresa

1.  La registrazione di un marchio d'impresa conferisce al titolare un diritto esclusivo.

2.  Lasciando impregiudicati i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio qualsiasi segno in relazione a prodotti o servizi quando:

a)  il segno è identico al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato e se tale uso influisce o può influire sulla funzione del marchio di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi;

b)  ferma restando la lettera a), il segno è identico o simile al marchio d’impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d’impresa è registrato e può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio d’impresa;

c)  il segno è identico o simile al marchio d'impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d'impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3.  Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate al paragrafo 2:

a)  di apporre il segno sui prodotti o sul loro imballaggio;

b)  di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di stoccarli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

c)  di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

d)  di utilizzare il segno come nome commerciale o denominazione sociale o parte di un nome commerciale o di una denominazione sociale;

e)  di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;

f)  di utilizzare il segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE.

4.  Il titolare di un marchio d'impresa registrato ha anche il diritto di impedire l'importazione nell'Unione dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera c), consegnati in piccole spedizioni, quali definite dal regolamento (UE) n. 608/2013, quando lo speditore dei prodotti è il solo ad agisce a fini commerciali agire in ambito commerciale e se tali prodotti, incluso l’imballaggio, recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. Qualora siano adottate tali misure, gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche o giuridiche che hanno ordinato i prodotti siano informate del motivo alla base delle misure come pure dei loro poteri legali nei confronti dello speditore.

5.  Fatte salve le norme dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT sulla libertà di transito, il titolare di un marchio registrato ha anche il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, nel quadro di un'attività commerciale, nel territorio doganale dello Stato membro di registrazione del marchio senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. [Emm. 30 e 56]

6.  Se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio(14), la normativa di uno Stato membro non permetteva di vietare l'uso di un segno ai sensi del paragrafo 2, lettera b), o c) , il diritto conferito dal marchio d'impresa non è opponibile all'ulteriore uso del segno.

7.  I paragrafi 1, 2, 3 e 6 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.

Articolo 11

Violazione dei diritti del titolare mediante la presentazione, l'imballaggio o altri mezzi

Se è probabile che la presentazione, l'imballaggio o altri mezzi sui quali è apposto il marchio siano utilizzati nello Stato membro per prodotti o servizi e l'utilizzo in relazione a tali prodotti o servizi costituirebbe una violazione dei diritti del titolare a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, il titolare ha il diritto di vietare:

a)  l'apposizione, in ambito commerciale, di un segno che, come specificato all'articolo 5, paragrafo 1 della presente direttiva, è identico o simile al marchio d'impresa sulla presentazione, sull'imballaggio, sulle etichette, sui cartellini, sulle caratteristiche di sicurezza, sui dispositivi di autentificazione o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto; [Em. 31]

b)  l'offerta o l'immissione in commercio, o lo stoccaggio per tali fini, o l'importazione o l'esportazione della presentazione, dell'imballaggio, di etichette, cartellini, caratteristiche di sicurezza, dispositivi di autentificazione o di altri mezzi sui quali il marcio è apposto. [Em. 32]

Articolo 12

Riproduzione dei marchi d'impresa nei dizionari

Se la riproduzione di un marchio d'impresa in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'opera di consultazione analoga dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore dell'opera provvede affinché, al più tardi nell'edizione successiva dell'opera, la riproduzione del marchio sia corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.

Articolo 13

Divieto d'uso del marchio d'impresa registrato a nome di un agente o rappresentante

1.  Se un marchio d'impresa è registrato, senza l'autorizzazione del titolare, a nome dell'agente o rappresentante del titolare, quest'ultimo ha il diritto di:

a)  opporsi all'uso del marchio da parte del suo agente o rappresentante;

b)  esigere dall'agente o dal rappresentante la cessione del marchio a proprio favore.

2.  Il paragrafo 1 non si applica se l'agente o il rappresentante giustifica il suo modo di agire.

Articolo 14

Limitazione degli effetti del marchio d'impresa

1.  Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:

a)  del loro nome e indirizzo personali ;

b)  di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c)  del marchio d'impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare del marchio, in particolare se l'uso del marchio:

(i)  è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio;

(ii)  avviene nell'ambito della pubblicità comparativa nel rispetto di tutti i requisiti di cui alla direttiva 2006/114/CE;

(iii)  avviene per portare all'attenzione dei consumatori la rivendita di prodotti autentici che sono stati originariamente venduti dal titolare del marchio o con il suo consenso;

(iv)  avviene per presentare un'alternativa legittima ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio;

(v)  avviene per fini parodistici, di espressione artistica, critica o commento;

Il primo comma presente paragrafo si applica solo se l'uso fatto dal terzo è conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale [Em. 33].

2.  L'utilizzo da parte di terzi è considerato non conforme alle consuetudini di lealtà in particolare nei seguenti casi:

a)  dà qualora dia l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio;

b)  trae qualora tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo. [Em. 34]

2 bis.  Il marchio d'impresa non conferisce al titolare dello stesso il diritto di vietarne a terzi l'utilizzo con giusto motivo per ogni suo uso non commerciale. [Em. 35]

3.  Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto.

Articolo 15

Esaurimento del diritto conferito dal marchio d'impresa

1.  Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio d'impresa per prodotti immessi in commercio  nell'Unione con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

2.  Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

Articolo 16

Uso del marchio d'impresa

1.  Se, entro cinque anni dalla data di registrazione, il marchio d'impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio d'impresa è sottoposto ai limiti e alle sanzioni previste all'articolo 17, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 46, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafi 3 e 4, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

2.  Qualora uno Stato membro preveda una procedura di opposizione successivamente alla registrazione, i cinque anni di cui al paragrafo 1 sono calcolati a decorrere dalla data in cui il marchio non può più essere oggetto di opposizione o, nel caso in cui l'opposizione sia stata presentata e non ritirata, dalla data in cui la decisione che chiude la procedura di opposizione è diventata definitiva.

3.  Per quanto riguarda i marchi d'impresa oggetto di una registrazione internazionale aventi effetto nello Stato membro, i cinque anni di cui al paragrafo 1 sono calcolati a decorrere dalla data in cui il marchio non può più essere escluso dalla registrazione o oggetto di opposizione. Se un'opposizione è stata presentata e non ritirata, il periodo è calcolato a decorrere dalla data in cui la decisione che chiude la procedura di opposizione è diventata definitiva.

3 bis.  La data di inizio del periodo di validità di cinque anni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è iscritta nel registro. [Em. 36]

4.  Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerati come uso:

a)  l'uso del marchio d'impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio d'impresa nella forma in cui esso è stato registrato , a prescindere dal fatto che anche il marchio nella forma utilizzata sia o meno registrato a nome del titolare ;

b)  l'apposizione del marchio d'impresa sui prodotti o sul loro  imballaggio nello Stato membro interessato solo ai fini dell'esportazione.

5.  Si considera come uso del marchio d'impresa da parte del titolare l'uso del marchio d'impresa col consenso del titolare ''.

Articolo 17

Il non uso come difesa in un'azione per contraffazione

Il titolare di un marchio d'impresa ha il diritto di vietare l'uso di un segno solo nella misura in cui non possa essere incorso nella decadenza dai suoi diritti a norma dell'articolo 19 nel momento in cui è avviata l'azione per contraffazione.

Articolo 18

Protezione del diritto del titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione

1.  Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio d'impresa non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa registrato posteriormente quando tale marchio posteriore non può essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 48, paragrafo 3.

2.  Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio d'impresa non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio dell'Unione europea registrato posteriormente quando tale marchio posteriore non può essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009.

3.  Qualora il titolare di un marchio d'impresa non abbia il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente ai sensi del paragrafo 1 o 2, il titolare del marchio registrato posteriormente non ha il diritto di vietare l'uso del marchio d'impresa anteriore nel quadro di un'azione per contraffazione anche se i diritti conferiti dal marchio anteriore non possono più essere fatti valere contro il marchio posteriore.

Sezione 4

Decadenza dei diritti di marchio d'impresa

Articolo 19

Mancanza di uso effettivo come motivo di decadenza

1.  Il marchio d'impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.

2.  Nessuno può affermare che un marchio d'impresa sia decaduto qualora, tra la scadenza di detto periodo di cinque anni e la presentazione della domanda di decadenza, sia iniziato o riiniziato l'uso effettivo del marchio d'impresa.

3.  L'inizio o il riinizio dell'uso del marchio d'impresa nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda di decadenza e non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso non vengono presi in considerazione qualora i preparativi a tal fine siano stati avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che poteva essere presentata una domanda di decadenza.''

Articolo 20

Trasformazione in una denominazione generica o carattere fuorviante come motivi di decadenza

Il marchio d'impresa è suscettibile di decadenza qualora, dopo la data di registrazione:

a)  sia divenuto, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato;

b)  sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio d'impresa o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato.

Articolo 21

Decadenza soltanto per una parte dei prodotti o servizi

Se motivi di decadenza di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, ' la decadenza riguarda solo i prodotti o servizi di cui trattasi.

Sezione 5

Marchio d'impresa come oggetto di proprietà

Articolo 22

Trasferimento di marchi d'impresa registrati

1.  Indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, il marchio d'impresa può essere trasferito per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.

2.  Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio d'impresa, salvo se diversamente concordato o se le circostanze impongano chiaramente il contrario. Tale disposizione si applica all'obbligo contrattuale di trasferire l'impresa.

3.  Fatto salvo il paragrafo 2, la cessione del marchio d'impresa avviene per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, tranne ove risulti da una sentenza; in caso contrario la cessione è nulla. [Em. 37]

4.  Su richiesta di una delle parti il trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato, se la parte richiedente ha fornito all’ufficio prova documentaria del trasferimento. [Em. 38]

5.  Finché il l’ufficio non ha ricevuto la richiesta di registrazione del trasferimento non è iscritto nel registro, l'avente causa non può opporre a terzi i diritti derivanti dalla registrazione del marchio d'impresa. [Em. 39]

6.  Qualora vi siano termini da rispettare nei confronti dell'ufficio, l'avente causa può rendere a quest'ultimo le dichiarazioni previste a tal fine non appena l'ufficio abbia ricevuto la domanda di registrazione del trasferimento.

Articolo 23

Diritti reali

1.  Il marchio d'impresa può, indipendentemente dall'impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale.

2.  Su istanza di una delle parti i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro e pubblicati.

Articolo 24

Esecuzione forzata

1.  Il marchio d'impresa può essere oggetto di misure di esecuzione forzata.

2.  Su istanza di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta nel registro e pubblicata.

Articolo 25

Procedura di insolvenza

Se un marchio d'impresa è incluso in una procedura di insolvenza, su richiesta dell'autorità competente questo fatto viene iscritto nel registro e pubblicato.

Articolo 26

Licenza

1.  Il marchio d'impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio di uno Stato membro. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.

2.  Il titolare di un marchio d'impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda:

a)  la sua durata;

b)  la forma oggetto della registrazione nella quale si può usare il marchio d'impresa;

c)  la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata;

d)  il territorio al cui interno il marchio d'impresa può essere apposto; o

e)  la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario.

3.  Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un'azione per contraffazione entro termini appropriati.

4.  Un licenziatario può intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio d'impresa per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.

5.  Su richiesta di una delle parti, la concessione o il trasferimento di una licenza di marchio d'impresa sono iscritti nel registro e pubblicati.

Articolo 27

Domanda di marchio d'impresa come oggetto di proprietà

Gli articoli da 22 a 26 si applicano alla domanda di marchio d'impresa.

Sezione 6

Marchi di garanzia, marchi di certificazione e marchi collettivi

Articolo 28

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

1)  "marchio di garanzia o di certificazione": un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito della domanda e idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione all'origine geografica, al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi che non sono certificati;

2)  "marchio collettivo": un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito e idoneo a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese. [Em. 40]

Articolo 29

Marchi di garanzia e marchi di certificazione

1.  Gli Stati membri possono prevedere la registrazione di marchi di garanzia o certificazione. 

2.  Gli Stati membri possono prevedere che i marchi di garanzia o certificazione siano esclusi dalla registrazione, che si dichiari la loro decadenza o che si dichiari la loro nullità per motivi diversi da quelli di cui agli articoli 3, 19 e 20, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda.

3.  Un marchio di garanzia o certificazione consistente di segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi non autorizza il titolare a vietare ai terzi l'uso commerciale di detti segni o indicazioni, purché l'utilizzazione sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. In particolare un siffatto marchio non può essere fatto valere nei confronti di un terzo abilitato a usare una denominazione geografica.

Articolo 30

Marchi collettivi

1.  Gli Stati membri prevedono la registrazione dei marchi collettivi.

2.  Possono depositare domanda di marchio collettivo le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.

3.  In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi collettivi segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi.

Un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. In particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica. 

Articolo 31

Regolamento per l'uso del marchio collettivo

1.  Il richiedente di un marchio collettivo presenta all'ufficio il regolamento d'uso. [Em. 41]

2.  Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 30, paragrafo 3, autorizza le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

Articolo 32

Rigetto della domanda

1.  Oltre che per gli impedimenti alla registrazione di un marchio d'impresa previsti dagli articoli 4 e 5, la domanda di marchio collettivo è respinta se non soddisfa alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'articolo 30 o dell'articolo 31, ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

2.  La domanda di marchio collettivo è inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo.

3.  La domanda non è respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d'uso, soddisfa alle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.

Articolo 33

Uso del marchio collettivo

I requisiti di cui all'articolo 16 sono soddisfatti quando l'uso effettivo di un marchio collettivo a norma dell'articolo 16 è fatto da una persona abilitata a utilizzare detto marchio.

Articolo 34

Modifica del regolamento d'uso del marchio collettivo

1.  Il titolare del marchio collettivo sottopone all'ufficio ogni modifica del regolamento d'uso.

2.  La modifica è menzionata nel registro salvo se il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell'articolo 31 o comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 32.

3.  Al regolamento d'uso modificato si applica l'articolo 42, paragrafo 2.

4.  Ai fini dell'applicazione della presente direttiva le modifiche del regolamento d'uso prendono effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della menzione della modifica nel registro.

Articolo 35

Esercizio dell'azione per contraffazione

1.  Le disposizioni dell'articolo 26, paragrafi 3 e 4, si applicano a ogni persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo.

2.  Il titolare di un marchio collettivo può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.

Articolo 36

Ulteriori motivi di decadenza

Oltre che per i motivi previsti agli articoli 19 e 20, il titolare del marchio collettivo è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, quando:

a)  il titolare non prende misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio non compatibile con le eventuali condizioni previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;

b)  il modo in cui le persone autorizzate hanno utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2;

c)  la modifica del regolamento d'uso del marchio è stata iscritta nel registro in contrasto con il disposto dell'articolo 34, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni con una nuova modifica del regolamento d'uso.

Articolo 37

Ulteriori motivi di nullità

Oltre che per i motivi di nullità di cui agli articoli 4 e 5, il marchio collettivo è dichiarato nullo se la sua registrazione non è conforme alle disposizioni dell'articolo 32, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso.

Capo III

Procedure

Sezione 1

Domanda e registrazione

Articolo 38

Condizioni che la domanda deve soddisfare

1.  La domanda di marchio d’impresa contiene almeno: [Em. 42]

a)  la domanda di registrazione;

b)  informazioni che permettano di identificare il richiedente;

c)  l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione;

d)  la riproduzione del marchio.

2.  La domanda di marchio d'impresa comporta il pagamento della tassa di deposito ed eventualmente di una o più tasse per classe di prodotto.

Articolo 39

Data di deposito

1.  La data di deposito della domanda di marchio d'impresa è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 38 è presentata dal richiedente all'ufficio.

2.  Gli Stati membri possono inoltre disporre che la convalida della data di deposito sia soggetta al pagamento della tassa di deposito o di registrazione di base.

Articolo 40

Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi

1.  I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione sono classificati secondo il sistema stabilito dall'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 (di seguito "la classificazione di Nizza").

2.  I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, la portata della protezione richiesta. L'elenco dei prodotti e servizi consente di classificare ogni elemento in una sola classe della classificazione di Nizza.

3.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative di chiarezza e di precisione.

4.  L'ufficio respinge la domanda che contenga termini poco chiari o imprecisi se il richiedente non propone una formulazione accettabile entro un termine fissato dall'ufficio a tal fine. Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto, gli uffici, in cooperazione tra loro, compilano un elenco che riflette le rispettive pratiche amministrative per quanto riguarda la classificazione dei prodotti e dei servizi.

5.  Se si utilizzano termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali.

6.  Se il richiedente chiede la registrazione per più classi, raggruppa i prodotti e i servizi sono raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell'ordine delle classi. [Em. 43]

7.  La classificazione dei prodotti e dei servizi serve esclusivamente a fini amministrativi. Prodotti e servizi non sono considerati simili tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe nell'ambito della classificazione di Nizza, né sono considerati diversi gli uni dagli altri per il motivo che risultano in classi distinte nel quadro della classificazione di Nizza.

Articolo 41

Esame d'ufficio

Gli uffici limitano il loro esame d'ufficio dell'ammissibilità di una domanda di marchio d'impresa all'assenza degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 4. [Em. 44]

Articolo 42

Osservazioni dei terzi

1.  Prima della registrazione di un marchio d'impresa, le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o gli organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all'ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi di cui all'articolo 4 per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione. Non per questo acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all'ufficio.

2.  Oltre ai motivi di cui al paragrafo 1, le persone fisiche o giuridiche e i gruppi o gli organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono presentare all'ufficio osservazioni scritte fondate sui motivi specifici per i quali la domanda di marchio collettivo dovrebbe essere respinta a norma dell'articolo 32, paragrafi 1 e 2.

2 bis.  Gli Stati membri che hanno istituito procedure di opposizione sulla base degli impedimenti assoluti di cui all'articolo 4, non sono tenuti ad applicare il presente articolo. [Em. 45]

Articolo 43

Divisione delle domande e delle registrazioni

Il richiedente o il titolare può dividere una domanda o una registrazione di marchio d'impresa in una o più domande o registrazioni separate presentando una dichiarazione all'ufficio.

Articolo 44

Tasse

La registrazione e il rinnovo di un marchio d'impresa sono soggetti ad una tassa supplementare per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la prima classe.

Sezione 2

Procedure di opposizione, per la dichiarazione di decadenza e per la dichiarazione di nullità

Articolo 45

Procedura di opposizione

1.  Gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida per opporsi dinanzi ai loro uffici alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa per i motivi di cui all'articolo 5.

2.  La procedura amministrativa di cui al paragrafo 1 dispone che almeno il titolare di un diritto anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera i), paragrafi e all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), possa presentare opposizione. L'opposizione può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare e sulla base di una parte o della totalità dei prodotti e servizi per i quali il diritto anteriore è registrato o richiesto, e può anche vertere su una parte o sulla totalità dei prodotti o servizi per i quali è stata presentata domanda del marchio contestato. [Em. 46]

3.  Alle parti è concesso, su loro richiesta congiunta, un periodo minimo di almeno due mesi prima dell'inizio nell'ambito del procedimento di opposizione al fine di negoziare le possibilità di una composizione amichevole tra la controparte e il richiedente. [Em. 47]

Articolo 46

Il non uso come difesa in procedimenti di opposizione

1.  In procedimenti amministrativi di opposizione, se alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore il periodo di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 è scaduto, su richiesta del richiedente il titolare del marchio d'impresa anteriore che abbia presentato opposizione fornisce la prova che il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 nel corso del periodo di cinque anni precedente la data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, o che esistevano motivi legittimi per il suo mancato utilizzo. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

2.  Se il marchio d'impresa anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione di cui al paragrafo 1 si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione europea. In tal caso l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea è determinato a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009.

Articolo 47

Procedura per la dichiarazione di decadenza o la dichiarazione di nullità

1.  Gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida per la dichiarazione di decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa da espletare dinanzi ai loro uffici. [Em. 48]

2.  La procedura amministrativa per la dichiarazione di decadenza prevede che il marchio d'impresa decada per i motivi di cui agli articoli 19 e 20.

3.  La procedura amministrativa per la dichiarazione di nullità prevede che il marchio sia dichiarato nullo almeno per i seguenti motivi:

a)  il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4;

b)  il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

4.  La procedura amministrativa prevede che almeno i seguenti soggetti possano presentare domanda per la dichiarazione di decadenza o per la dichiarazione di nullità:

a)  nei casi di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera a), le persone fisiche o giuridiche e i gruppi o gli organismi costituiti per rappresentare gli interessi di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione applicabile, hanno la capacità di stare in giudizio in nome proprio;

b)  nel caso di cui al paragrafo 3, lettera b), il titolare di un diritto anteriore di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

4 bis.  Una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità può vertere su una parte o sulla totalità dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio contestato è registrato. [Em. 49]

4 ter.  Una domanda di dichiarazione di nullità può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare. [Em. 50]

Articolo 48

Il non uso come difesa in procedimenti per la dichiarazione di nullità

1.  In procedimenti amministrativi per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore, se il titolare del marchio d'impresa posteriore lo chiede, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso del periodo di cinque anni precedente la data della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e che egli cita come giustificazione per la sua domanda, o dell'esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, a condizione che il periodo di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo sia scaduto alla data della domanda di dichiarazione di nullità. [Em. 51]

2.  Qualora, alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, il periodo di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre a fornire le prove di cui al paragrafo 1, dimostra che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del periodo di cinque anni precedente la data di deposito o di priorità, o che esistevano motivi legittimi per il suo mancato uso.

3.  In mancanza delle prove di cui ai paragrafi 1 e 2, la domanda di dichiarazione di nullità sulla base di un marchio anteriore è respinta.

4.  Se il marchio d'impresa anteriore è stato usato conformemente all'articolo 16 solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di dichiarazione di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.

5.  I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione europea. In tal caso l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea è determinato a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009.

Articolo 49

Effetti della decadenza e della nullità

1.  Nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti, un marchio d'impresa registrato è considerato privo degli effetti di cui alla presente direttiva a decorrere dalla data della domanda di decadenza. Su richiesta di una parte, nella decisione può essere fissata una data anteriore nella quale è sopravvenuta una delle cause di decadenza.

2.  Un marchio d'impresa registrato è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui alla presente direttiva nella misura in cui il marchio sia stato dichiarato nullo.

Sezione 3

Durata e rinnovo della registrazione

Articolo 50

Durata della registrazione

1.  La durata di registrazione del marchio d'impresa è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.

2.  Conformemente all'articolo 51, la registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni.

Articolo 51

Rinnovo

1.  La registrazione di un marchio d'impresa è rinnovata su richiesta del titolare del marchio o di qualsiasi persona da lui autorizzata, purché le tasse di rinnovo siano state pagate.

2.  L'ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del marchio d'impresa, e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul marchio d'impresa, in tempo utile prima della scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità dell'ufficio.

3.  La domanda di rinnovo è presentata nei sei mesi che terminano l'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di protezione e la relativa tassa è pagata nello stesso periodo. In caso contrario, la domanda può essere presentata entro un periodo supplementare di sei mesi a decorrere dal giorno indicato nella frase precedente. Le tasse di rinnovo e una tassa aggiuntiva sono versate entro questo periodo di tempo.

4.  Se la domanda di rinnovo o le tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, la registrazione è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

5.  Il rinnovo prende effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Esso è registrato e pubblicato.

Sezione 3 bis

Comunicazione con l'ufficio

Articolo 51 bis

Comunicazione con l'ufficio

Le parti al procedimento o, se nominati, i loro rappresentanti, designano un indirizzo ufficiale all'interno di uno degli Stati membri per tutte le comunicazioni ufficiali con l’ufficio. [Em. 53]

Capo IV

Cooperazione amministrativa

Articolo 52

Cooperazione in materia di registrazione e amministrazione dei marchi d'impresa

Gli Stati membri assicurano che gli uffici cooperino efficacemente tra di loro e con l’Agenzia al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti al fine di ottenere risultati più coerenti nell’esame e nella registrazione dei marchi d’impresa. [Em. 52]

Articolo 53

Cooperazione in altri settori

Gli Stati membri assicurano che gli uffici cooperino efficacemente con l’Agenzia in maniera efficace in tutti i settori delle loro attività diversi da quelli di cui all’articolo 52 che siano rilevanti ai fini della protezione dei marchi d’impresa nell’Unione. [Em. 54]

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 54

Attuazione

1.  Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 6, da 8 a 14, 16, 17, 18, da 22 a 28 e da 30 a 53 entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono determinate dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 55

Abrogazione

La direttiva  2008/95/CE , ' è abrogata con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo54, paragrafo 1, primo comma della presente direttiva] , fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale  della direttiva indicati all'allegato I, parte B della direttiva 2008/95/CE.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato.

Articolo 56

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli 1, 7, 15, 19, 20, 21 e da 54 a 57 si applicano dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 54, paragrafo 1, primo comma della presente direttiva].

Articolo 57

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO

Tavola di concordanza

_____________

(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 42. (2) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014. (3) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25). (4) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1). (5) COM(2008)0465. (6) GU C 140 del 29.5.2010, pag. 22. (7) COM(2011)0287. (8) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 213. (9) Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21). (10) Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181, del 28.6.2013, pag. 15). (11) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). (12) GU C 32 del 4.2.2014, pag. 23. (13) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1). (14) Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1).